IL BREVETTO UNITARIO EUROPEO

IL BREVETTO UNITARIO EUROPEO

L’Italia nel 2015 ha aderito ufficialmente al brevetto europeo con effetto unitario e lo strumento di ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) è stato depositato dall'Italia presso il Consiglio Dell'Unione Europea il 10 febbraio 2017.

Il nuovo sistema brevettuale (che avrà effetto solo per i Paesi del'Unione Europea) sarà operativo quando avverrà la ratifica dell’accordo per l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti da parte di almeno 13 stati, tra cui obbligatoriamente da parte dei tre Paesi dove si depositano più brevetti europei, ovvero Inghilterra (malgrado la Brexit), Francia e Germania. Anche le imprese extraeuropee potranno depositare un Brevetto Europeo Unitario.

Ad ora hanno firmato 12 Paesi tra cui la Francia e manca ancora la ratifica di Germania ed Inghilterra; tuttavia gli addetti ai lavori dicono che questi Stati dovrebbero ratificare l'accordo nei prossimi mesi e si prevede la partenza della procedura per la primavera prossima. Comunque ad oggi non conosciamo gli effetti della Brexit in questo istituto.

Quando entrerà in vigore, il brevetto unitario europeo, cioè un unico brevetto per tutti i Paesi aderenti, coesisterà comunque con il brevetto europeo che si compone, a concessione avvenuta, di un fascio di brevetti nazionali, e con i vari brevetti nazionali.

Nel periodo iniziale il brevetto unitario europeo avrà efficacia solo in quei Paesi che hanno già ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Per ottenere effetti negli altri Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo sarà necessaria la normale procedura di validazione in tali stati.

La procedura di deposito, esame e concessione del brevetto unitario europeo sarà sempre affidata all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e si sovrapporrà all'usuale procedura a cui sono soggette le attuali domande di brevetto europeo. Entro un mese dalla concessione del brevetto europeo, il titolare dovrà scegliere se convalidarlo come brevetto unitario (nei soli stati dell'unione che al momento della concessione avranno ratificato il relativo Accordo) oppure se proseguire con la normale convalida negli stati europei d'interesse.

Se il deposito sarà effettuato in una lingua che non è una delle lingue ufficiali dell'EPO (inglese, francese o tedesco) si dovrà poi tradurlo in una lingua ufficiale e vi sarà un regime di compensazione per cui sarà possibile richiedere un rimborso, entro un massimale, e solo per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca.

A concessione avvenuta, se il brevetto sarà pubblicato in inglese sarà necessario produrre (ma solo per un periodo transitorio di 6 anni) una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (per esempio l'italiano), altrimenti sarà necessaria una traduzione in inglese se il brevetto è stato pubblicato in tedesco o in francese.

Annualmente per il mantenimento in vita del brevetto unitario si pagherà una sola tassa all’EPO che è stata calcolata come l’equivalente delle tasse di rinnovo, combinate tra loro, dei quattro Paesi in cui è stato convalidato il maggior numero di brevetti Europei. E' prevista una riduzione della tassazione per le imprese di piccole dimensioni.

Per giudicare la validità e/o la contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario sarà competente esclusivamente il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Il tribunale (TUB) di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con (attualmente) sezioni a Londra e a Monaco. Le divisionali locali e regionali saranno presenti per coprire i vari stati europei. Anche Milano avrà la sua sede locale.

Ci sarà una corte di appello in Lussemburgo e, come ultimo grado, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CJEU) sempre in Lussemburgo.

Le lingue usate nei tribunali TUB sono diverse e normalmente prevedono l'uso dell’Inglese e della lingua del Paese in cui risiede il tribunale.

Per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di partenza delle procedura unitaria sarà possibile, per i brevetti europei già concessi (anche da molti anni), presentare una richiesta di "OPT-OUT": mediante questa procedura i brevetti europei (sia per quanto riguarda la sua validità che per questioni di contraffazione) non saranno assoggettati alla giurisdizione del nuovo tribunale unificato, ma ancora a quello dei tribunali nazionali degli stati in cui è stato convalidato il brevetto europeo.

In assenza di OPT-OUT, tutti gli esistenti brevetti europei saranno assoggettati alla nuova procedura (TUB).

Mentre, per i brevetti che verranno concessi nei primi sette anni di attività del TUB, è possibile scegliere che il proprio brevetto europeo non ricada sotto la giurisdizione del TUB, ma rimanga soggetto alla giurisdizione dei singoli tribunali nazionali in cui il brevetto ha validità. Tale scelta va formalizzata presentando una rinuncia alla giurisdizione del TUB al momento della concessione.

Le micro e piccole imprese godranno di uno sconto del 40% su tutte le tasse del TUB.

Le considerazioni fondamentali sul fatto che il titolare di un brevetto europeo debba scegliere per il brevetto unitario o il brevetto europeo e, almeno per il periodo transitorio, scegliere se accedere o rinunciare alla giurisdizione del TUB sono diverse.

Per tale scelta si devono valutare i costi relativi e se si preferisce una gestione unica del brevetto o gestire più brevetti nazionali. Tuttavia va sempre considerata la vulnerabilità di un brevetto unitario in quanto può essere invalidato attraverso un'unica procedura centralizzata.

Sul tipo di giurisdizione è quindi fondamentale scegliere non solo in base ai costi relativi, ma anche se è accettabile che un'unica decisione del tribunale possa invalidare totalmente il brevetto unitario o lasciare ai singoli tribunali nazionali la decisione.

Si ritiene inoltre che si tratti di una questione che va valutata caso per caso anche se potrebbe essere consigliabile presentare una richiesta di "OPT-OUT", per poter ricorrere ancora ai tribunali nazionali, visto che è possibile richiedere successivamente una procedura di “OPT-IN”  ma non viceversa.

Quando il nuovo istituto del Brevetto Unitario diventerà operativo il nostro studio prenderà contatto con ogni titolare di "vecchi" brevetti europei affinchè questi possa esprimere la sua preferenza sull'opzione opt-in o opt-out. In quella sede vi sarà un'analisi più dettagliata di vantaggi o svantaggi di tale scelta che svolgeremo direttamente con il titolare di tali brevetti.

Giambrocono & C. S.p.A.

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