Marchi collettivi e di certificazione – Nuova normativa ai sensi dell’Art. 33 Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15

Con decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 sono entrate in vigore le disposizioni inerenti all’Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento della normativa nazionale a tali disposizioni.

Ai sensi dell’art. 33 di tale Decreto legislativo, pena la decadenza del marchio, tutti i titolari di marchi collettivi registrati sulla base della normativa antecedente, a prescindere dalla data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente comunicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite i loro rappresentanti, se intendano “convertire” il loro marchio in marchio collettivo come specificato nella “nuova disciplina” oppure in marchio di certificazione, presentando un’idonea istanza di conversione che corrisponderà in tutto ad una nuova domanda di marchio collettivo o di certificazione.

Il termine improrogabile per tale operazione scadrà il 23 marzo 2020.

Pertanto, entro tale data si renderà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda, optando per marchio collettivo secondo la nuova normativa oppure per marchio di certificazione: le differenze tra le due tipologie di marchio sono indicate in dettaglio di seguito.

È da sottolineare come la procedura di conversione permetta di mantenere la continuità tra il marchio collettivo registrato secondo la precedente normativa ed il marchio collettivo o di certificazione convertito ai sensi della citata legge, pertanto la data di opponibilità ai terzi diritti derivanti da tale privativa sarà quella del marchio originariamente depositato.

Il deposito del regolamento d’uso, conforme ai requisiti di seguito indicati, può non essere contestuale alla domanda ma può essere effettuato entro due mesi dalla data di deposito. Tale termine non è perentorio ed è prorogabile per ulteriori 4 mesi, fino cioè ad un massimo di 6 mesi.

Passiamo ora a fornire un breve sunto delle differenze tra marchio collettivo e marchio di certificazione, iniziando da quest’ultimo il quale costituisce una delle novità introdotte dal decreto in esame.

In passato, l’art. 11 CPI consentiva la registrazione, sotto l’unica qualifica di “marchio collettivo”, di tipi diversi di marchi: da una parte il marchio collettivo in senso proprio, dall’altra il marchio di certificazione o di garanzia, di cui è titolare un soggetto con il ruolo di “verificatore professionale” degli standard qualitativi. A tale marchio doveva essere allegato il proprio regolamento d’uso che, ai sensi del comma 2 del precedente art. 11 CPI, doveva contenere in via generica anche la normativa concernente i controlli e le sanzioni.

Attualmente è stata creata una disciplina ad hoc per i marchi collettivi e per quelli di certificazione.

Con riguardo ai nuovi marchi di certificazione, si segnala che essi saranno specificamente volti ad offrire ai soggetti interessati a usufruirne la possibilità di usare un segno di certificazione registrato da un soggetto terzo e neutro per distinguere, come marchio d’impresa, i propri i prodotti e servizi.

 

 

I marchi di certificazione servono a certificare che un bene o un sevizio sia conforme a determinati standard. Tra questi standard, può anche esservi l'origine geografica di produzione.

Il marchio di certificazione può essere registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Il regolamento concernente l'uso del marchiodi certificazione dovrà contenere nello specifico:

a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente non svolga attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificati;

f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

Con riguardo ai marchi collettivi invece, si segnala quanto segue.

Ai sensi del nuovo art. 11, comma 1, CPI sono escluse dal novero delle persone giuridiche che possono ottenere la registrazione di marchi collettivi le Società per azioni, in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata.

La precedente versione dell’art. 11 del CPI, invece, consentiva la registrazione di tali marchi a non meglio identificati soggetti aventi la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

In questo caso il disciplinare deve contenere:

a) il nome del richiedente;

b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;

e) la rappresentazione del marchio collettivo;

f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Segnaliamo infine che, per entrambe le tipologie di marchio, ogni variazione successiva del regolamento d’uso deve essere tempestivamente comunicata all’UIBM, con deposito del regolamento d’uso come modificato, pena la decadenza del marchio.

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